【律師專欄】抗拒開示制裁條款於專利訴中之適用

過往，抗拒開示制裁條款在智慧財產案件中之運用，多是當被告方拒絕提出銷售資料時，法院加以援引而從寬認定賠償數額之情形，然，近來，亦有智慧財產法院法官將其適用於專利 ... Notice:TryingtoaccessarrayoffsetonvalueoftypeboolinE:\ApacheApps\LAW\ailt\includes\functions.inc.phponline317 【律師專欄】抗拒開示制裁條款於專利訴中之適用-中小企業法律諮詢服務網 抗拒開示制裁條款於專利訴中之適用 首頁/律師專欄 抗拒開示制裁條款於專利訴中之適用 案例主題：甲公司為A專利權利人，起訴主張乙公司生產之產品侵害A專利。

甲公司除了與乙公司有訴訟外，甲公司也對丙公司提出另外一件專利訴訟(下稱前案訴訟)，前案訴訟中，甲、丙公司曾就專利是否無效進行攻防，也曾經就申請專利範圍文字該如何解釋進行討論。

後來，甲公司與丙公司達成和解，甲公司已經撤回前案訴訟。

乙公司本件訴訟中主張：甲公司在其與丙公司間之前案訴訟中，曾對A專利用語做出限縮解釋，依據甲公司在另案訴訟中的解釋，乙公司產品並未落入A專利之範圍。

法院在審理時命甲公司將其與丙公司間前案訴訟的資料，提交到法院，甲公司拒絕提出，理由為：前案既經雙方當事人和解而撤回起訴，該案訴訟即應認為溯及消滅，相關法律及事實上之證據與攻擊防禦方法依法理當同樣溯及消滅，當然不得做為A專利之內、外部證據或禁反言依據，亦無由另案訴訟外之第三人(即本案中之甲公司)再於本事件中要求閱覽、交付之理前案訴訟資料之理。

說明分析：  為了促進訴訟程序之進行，我國民事訴訟法第344條第、345條第1項分別規定：「下列各款文書，當事人有提出之義務：一、該當事人於訴訟程序中曾經引用者。

二、他造依法律規定，得請求交付或閱覽者。

三、為他造之利益而作者。

四、商業帳簿。

五、就與本件訴訟有關之事項所作者。

前項第五款之文書內容，涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密，如予公開，有致該當事人或第三人受重大損害之虞者，當事人得拒絕提出。

但法院為判斷其有無拒絕提出之正當理由，必要時，得命其提出，並以不公開之方式行之。

」、「當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。

」，亦即，在訴訟程序中，經過法院命令一方當事人提出文書資料，而拒絕提出者，法院可以審酌情形，認定他方主張事實為真實(簡稱為：抗拒開示制裁條款)。

  過往，抗拒開示制裁條款在智慧財產案件中之運用，多是當被告方拒絕提出銷售資料時，法院加以援引而從寬認定賠償數額之情形，然，近來，亦有智慧財產法院法官將其適用於專利案件中關於申請專利範圍解釋攻防之情況，並採肯定之見解，認為若原告方拒絕提出關於申請專利範圍解釋之文書資料，法院得援引抗拒開示制裁條款，而在專利範圍解釋之爭議上作出不利於原告之判斷，該案法官並於其判決中闡示(智慧財產法院104年度民專訴字第94號民事判決)：雖然專利法第58條第4項規定：「專利權之範圍，是以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書或圖式。

」並未明文規定專利權範圍還要受專利權人在面臨專利有效性爭執時，所為限縮性解釋之限制，但如果專利權人一面限縮解釋其申請專利範圍，以與先前技術區隔，防禦專利有效性之挑戰；另一方面卻又擴大解釋其申請專利範圍，以求盡量將競爭對手之產品納入其權利範圍，等於是讓專利權可以用忽大忽小、前後歧異之方式，來維護權利（權利範圍小）以及行使權利（權利範圍大），這不僅違反權利範圍應該盡量讓公眾明確可以預見之智慧財產法理，也與行使權利應該本於誠信原則之法律基本原理不符，倘容許透過法院訴訟程序如此行使權利，更是違背了司法正義。

行使專利權應本於誠信原則、專利權存在範圍應該明確可以預見，這都應該是跨越民事、行政訴訟存在的法律原則，不會在行政訴訟有適用，但到了民事訴訟就遭遇障礙。

智慧財產案件審理法第16條賦予民事法院判斷專利有效性之安排，參看其立法理由是為了讓權利有效性與權利侵害事實於同一訴訟程序一次解決，即時保障權利人，避免民事訴訟程序拖延，且因為我院民事法官，已具備判斷有效性之專業能力，無須另行等待行政爭訟結果必要，並沒有因此要改變專利有效性之原先法理及政策架構。

專利權之有效性維護及其爭執，在立法上是採取公眾審查，任何人認為專利權有特定得撤銷之事由，都可以依法提出舉發，乃至進行其後衍生之行政訴訟。

此類舉發訴訟反映的正是專利權人與社會公眾間就專利權範圍大小之釐清與確認。

也因此，在此類舉發訴訟中，即使舉發人撤回訴訟，依行政訴訟法第115條準用民事訴訟法第263條也視同未起訴，但專利權人在此類訴訟中曾經所為限縮專利權之解釋，並不應該因此隨同消逝（舉發人之所以撤回訴訟，有可能就是因為專利權人已經限縮了專利權解釋），否則等同專利權人可以經由協議舉發人撤回訴訟，而鏽蝕專利有效性開放公眾審查之政策制度安排。

民事訴訟導入有效性由法官於民事程序中判斷後，並沒有任何堅強具體理由，就可以透過當事人間之和解撤回，改變專利有效性之公眾審查制度安排（這包括在公眾審查過程中，專利權人自我限縮專利權範圍所造成之效果）。

挑戰專利有效性之證據資料，應該在社會公眾中資料透明與流通，這樣才能更有效率地進行公眾審查，而不是浪費社會成本讓個別公眾重複搜尋可資挑戰的先前技術，這樣也可以盡快讓專利權之可行使範圍趨於確定，有效率地發揮專利權之效用。

又專利權人曾經就專利權所為之限縮性解釋，也應該有適當的機制，讓公眾理解，以釐清確認專利權之範圍。

民事訴訟法中之書證開示制度，在專利侵權訴訟面向，就可認為扮演了此適當機制之角色。

   綜上，若依上開智慧財產法院見解，則在本案中，法院在審酌後，當有可能會因為甲公司拒絕提出文書資料，而認為乙公司產品並未落入A專利之範圍。

253月 專利 專利訴訟 抗拒開示制裁條款 智慧財產 By賴安國律師in律師投稿文章 熱門文章 行使偽造文書罪及詐欺罪 個人創業欲設立一人公司，其「條件、限制、流程」報你知！ 勞工於試用期間內提前終止勞動契約是否有遵守預告期間之義務 公司可否借錢給員工? 判處拘役，是否有前科紀錄 外國帳戶稅收遵從法（FATCA）簡介 新修正「食品安全衛生管理法」簡介 國定假日如何排班給薪？ 「本票裁定」可以中斷時效嗎? 商標三年未使用之廢止案，應就指定商品逐一審查是否有使用 隨時取得最新企業法規訊息 加入我們的FB粉絲專頁「中小企業法律新訊粉絲團」，取得最新即時的法律知識！ 馬上按讚